简析最高人民法院改判判决中关于侵犯商业秘密判定规则的变化
作者:蒋利玮 时间:2025-04-30

 

通常判断是否侵犯商业秘密应当首先考虑侵权客体是否属于商业秘密,即侵权客体是否符合“不为公众所知悉”“具有商业价值”和“采取相应的保密措施”[1]商业秘密构成三要件;在构成商业秘密的前提下,再进一步考虑被告是否“有渠道或机会获取”商业秘密以及被告使用信息是否与原告商业秘密“相同或者实质相同”[2],即以“接触可能性”+“相同或实质相同”作为是否构成侵权的判断标准。以上五个要件,可以笼统称之为侵犯商业秘密判定“五要件说”。

 

但近年来,最高人民法院改判了一系列侵犯商业秘密民事案件,彻底改造了通常理解的“五要件说”,因此,对每一个侵权判定要件都有必要进行重新审视。有鉴于此,本文试图对侵犯商业秘密判定“五要件说”的变化进行简要总结分析。

 

一、“不为公众所知悉”与新颖性

 

商业秘密的“不为公众所知悉”[3](或称之为“秘密性”)常常被用来与专利的新颖性[4]进行对比。实务中也常有观点认为,除抵触申请[5]破坏专利新颖性不破坏商业秘密的秘密性外,商业秘密尤其是技术秘密的秘密性与专利的新颖性应当保持一致。对比秘密性与新颖性的关系,有助于从整体上理解商业秘密保护技术信息的范围。

 

对于秘密性与新颖性的关系,最高人民法院在近期判决中至少明确了两个规则:

 

1. 组合信息的秘密性应当从整体判断,即便组合信息的组成部分均为公知技术,但如果整体方案不为所属领域人员普遍知悉且不容易获得,则仍然可以具有秘密性。专利不具有新颖性并不导致专利中所有技术信息不具有秘密性。

 

在“全地形车行驶设备”技术秘密案[6]中,原告2021年1月起诉主张被告申请的“行驶设备”实用新型专利的权利要求书、说明书及说明书附图侵犯了原告的技术秘密,被告专利的发明人系原告离职人员,曾在原告处参与全地形车整车的研发过程;据此,原告请求法院判决被告赔偿经济损失及原告合理支出600万元。在诉讼进行过程中,涉案专利被国家知识产权局宣告全部无效[7],理由为权利要求1-2不具备新颖性,权利要求3-10不具备创造性。某鉴定机构出具鉴定意见书,结论为:“跨骑式全地形车中的发动机缸头朝后设置后的布置方式及关联结构的整体布局属于公众所知悉的技术信息”。

 

该案原告主张了5个秘密点。苏州市中级人民法院于2022年3月作出判决[8]认为,专利文献1公开了密点1-4的全部技术信息,但其运用于跨骑式摩托车;专利文献2运用于跨骑式全地形车,但其仅公开了密点1-3的技术信息,未公开密点4的技术信息。基于专利文献2的整体方案,容易想到密点4中的油箱布局位置。此外,专利文献3的主题为全地形车,其公开了“油箱位于空滤器的下方、发动机的前方”的技术方案。因此,专利文献2为基础,结合本领域常规设置或结合专利文献3,容易在全地形车领域获得密点1-4的全部技术信息。原告未能说明密点1-4的组合能够产生何种意想不到的技术效果,密点1-4的组合难以被认定为利用公知信息形成的特色组合。密点1-4的技术信息是跨骑式摩托车领域的公知技术,而跨骑式摩托车与跨骑式全地形车领域相近,原告未说明从摩托车领域转化运用于全地形车领域具有何种技术难度,其又通过何种技术手段予以克服,因此,密点5也不符合技术秘密的认定要求。据此一审判决驳回原告全部诉讼请求。原告不服提起上诉,同时另行起诉主张涉案专利构成职务发明创造[9],苏州市中级人民法院在另案中判[10]决涉案专利构成职务发明,相关权利归属于原告。

 

最高人民法院在侵犯技术秘密案件二审中认为,涉案技术信息主要记载于涉案专利说明书具体实施例及附图中,权利要求仅体现了技术秘密部分内容,无效决定中对权利要求是否具备新颖性、创造性的判断并不必然影响本院针对涉案技术信息是否具备秘密性的判断。密点5系将密点1-4的组合运用于跨骑式全地形车,是密点1-4技术信息的整体应用,不能割裂开来。现有证据中并无任何一项现有技术公开了密点1-4的全部技术信息。密点1-4的组合应用不仅能解决驾驶者腿部体感温度过高的问题,而且能有效利用机身内部空间、减小跨骑宽度,提高驾驶的舒适度和安全性,这种组合应用并非简单的信息叠加,而是构成一个有机整体,具备一定的商业价值,是原告研发获得,他人不经过一定的努力和付出不能直接获得。因此,密点5并非所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得,具有秘密性。

 

该案中,一审判决以现有技术文献的结合可以“容易获得”涉案技术信息为由,否定其秘密性,其思路类似于专利创造性[11]的判断方法。最高人民法院判决既没有采纳鉴定机构的鉴定意见,也明确指出专利无效并不意味着专利中的所有技术信息不足以构成技术秘密。专利新颖性的判断对象仅限于专利权利要求,而秘密性的判断对象可能涉及专利说明书及其附图。因此权利要求缺乏新颖性导致专利无效不能推导出专利中说明书及其附图的内容缺乏秘密性。二审判决还明确了组合信息秘密性的判断标准,即不能将组合信息的各部分与整体割裂开来,简单地因部分信息被公开就认为信息整体已为公众所知悉;如果各部分的组合构成一个有机整体并区别于公有领域信息,且具备一定的商业价值,他人不经过一定的努力和付出不能直接获得,则仍应认定该信息组合整体不为公众所知悉,具有秘密性。 

 

2. 信息可以通过对公开产品进行测量而获得并不必然导致其缺乏秘密性。

 

在“条码秤”技术秘密案[12]中,苏州市中级人民法院一审判决[13]认为,传动链中各传动齿轮的位置关系可以通过对已经公开产品的观察加以确定,但由于各传动齿轮齿数、齿顶圆直径、厚度均可以通过工具直接测量获得,在此基础上,各传动齿轮的模数、齿高、分度圆直径等参数也可以根据行业内的通用公式计算得出,故不具有秘密性,不属于技术秘密。一审判决驳回原告全部诉讼请求。

 

最高人民法院推翻了上述认定,二审判决认为,请求保护的信息能够通过测量公开产品的方式获得并不当然意味着该信息不具有秘密性。既然需要通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析(即反向工程),通过反向工程方式方能测量相关尺寸参数,即表明该尺寸参数无法“通过观察即可直接获得”,不属于商业秘密司法解释四条第一款第(二)项规定[14]的情形。通过反向工程获得被诉侵权信息,属于商业秘密司法解释第十四条[15]第一款规定的不属于反不正当竞争法第九条规定的侵犯商业秘密行为。当针对“能否通过测绘方式获得被诉侵权信息”时,所评述的问题已不再是“请求保护的技术信息是否具有秘密性”,而是“被诉侵权人获取技术信息的行为本身是否具有正当性”。因此,一审判决以“密点二、密点三中的相关参数可以通过测量而获取”为由认为该部分参数信息不具有秘密性,认定事实和适用法律均有不当,应予纠正。

 

最高人民法院严格限缩了 “通过观察即可直接获得”信息的范围,认定通过拆卸公开产品测量获得的信息不属于通过观察即可直接获得,不足以破坏秘密性。但是对公开产品测量获得的信息,显然构成使用公开[16]足以破坏专利的新颖性。可见,商业秘密对秘密性的要求明显低于专利审查对新颖性的要求。

 

二、“采取相应的保密措施”与法定保密义务、默示保密义务

 

商业秘密司法解释第十条[17]规定违反约定保密义务、法定保密义务和默示保密义务均构成侵犯商业秘密。

 

法定保密义务主要指《公司法》第一百八十条[18]、一百八十一条[19]规定公司董事、监事和高级管理人员对公司负有忠实和勤勉义务,不得擅自披露公司秘密。《民法典》第五百零一条[20]、五百零九条[21]、五百五十八条[22]规定了合同签订时、履行中以及债权债务终止后的保密义务。默示保密义务是指根据诚信原则以及合同的性质、目的、缔约过程、交易习惯等应当承担的保密义务。[23]《民法典》中的保密义务虽然明确规定于法律条文之中,但是其产生依据仍然是基于诚实信用原则,究竟属于法定保密义务还是属于默示保密义务并不清晰。当然,从侵犯商业秘密判定的角度,法定保密义务与默示保密义务的区分并不重要。

 

约定保密义务意味着权利人采取了保密措施,但是在违反法定保密义务、默示保密义务的情形下如何看待权利人是否采取了保密措施,实务中存在一定争议。

 

最高人民法院在2011年知识产权案件年度报告[24]中曾经指出:单纯的竞业限制约定,如果没有明确用人单位保密的主观愿望和作为商业秘密保护的信息的范围,不能构成反不正当竞争法第十条规定的保密措施。最高人民法院在2012年知识产权案件年度报告[25]中也指出:派生于诚实信用原则的保守秘密的合同附随义务,无法体现商业秘密权利人对信息采取保密措施的主观愿望,不能构成作为积极行为的保密措施。

 

但是2019年《反不正当竞争法》将2017年《反不正当竞争法》第九条第一款第(三)项中的“(三)违反约定或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密”修改为:“(三)违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求,披露、使用或者允许他人使用其所掌握的商业秘密”。2020年商业秘密司法解释第十条进一步明确了违反保密义务包括违反约定保密义务、违反法定保密义务和默示保密义务。最高人民法院在前述2011年和2012年知识产权案件年度报告中的观点似乎不再适用。

 

最高人民法院在“胍基乙酸”技术秘密案[26]中推翻了石家庄市中级人民法院的一审判决[27],认为技术许可合同约定保密期间,仅代表双方当事人对该期间的保密义务进行了约定,该保密期间届满,虽然合同约定的保密义务终止,但被许可人仍需承担除自己使用以外的保密义务。对于当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密,无论合同是否成立,都不得泄露或者不正当地使用,泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任;合同终止后,当事人仍然有保密义务,未尽到保密义务的,应当向对方承担赔偿责任。

 

也有反对观点认为,约定保密期限表明双方当事人认可在期限届满之后相对方无需承担保密义务,否则当事人无需明确约定保密期限;约定保密期限也意味着权利人在期限届满之后主观上不再有保密意愿,也未采取保密措施,即不满足商业秘密构成要件,自然也无侵犯商业秘密的可能。

 

最高人民法院在“胍基乙酸”技术秘密案判决中认定约定保密义务期限届满,虽然不再有约定保密义务,但违反合同终止后基于诚信原则承担的保密义务仍应当承担侵犯商业秘密的责任,明显降低了对商业秘密构成要件“采取保密措施”的要求。

 

三、“相同或实质相同”与消极使用

 

商业秘密司法解释第九条规定,被诉侵权人在生产经营活动中直接使用商业秘密,或者对商业秘密进行修改、改进后使用,或者根据商业秘密调整、优化、改进有关生产经营活动的,人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条所称的使用商业秘密。前述根据商业秘密调整、优化、改进有关生产经营活动的使用通常被解释为“消极使用”。消极使用意味着技术比对中不再要求“相同或实质相同”,或者说干脆就不再需要技术比对。

 

最高人民法院在“热流道喷嘴”技术秘密案[28]中认为,根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第九条的规定,被诉侵权人使用商业秘密的方式通常有三种,一是在生产经营活动中直接使用商业秘密,二是对商业秘密进行修改、改进后使用,三是根据商业秘密调整、优化、改进有关生产经营活动。后两种使用方式通常称之为改进型使用和消极使用,虽然在这两种情形下,被诉侵权人在最后生产环节实际使用的信息与涉案商业秘密会存在一定差异甚至完全不同,但其在产品设计、改进或研究分析等环节中依然使用了商业秘密,因此可能节约了研发成本或者采取了针对性策略,并据此获取不正当竞争优势,故应当依法认定构成使用商业秘密。

 

在“新能源汽车底盘”技术秘密案[29]中,最高人民法院指出,被诉侵权人实际使用涉案技术秘密的方式既可能是直接使用,也可能是在涉案技术秘密的基础上进行修改、改进、调整、优化后使用,甚至可能是根据该技术秘密提供的经验教训选择不同技术方案或者研发方向的消极使用,无论以上哪种方式的使用,均构成法律意义上的侵权行为。

 

按照上述判决的观点,即使选择完全不同的技术方案和研发方向,仍然有可能构成侵犯商业秘密。

 

四、举证责任转移与推定侵权

 

2019年修订的《反不正当竞争法》增加了第三十二条中的举证责任转移制度[30]。第三十二条在一定程度上是对被告的侵权推定。对于离职技术人员而言,其显然接触过原单位的技术秘密,通常也签署过保密协议,只要离职后从事了与原单位相关的技术研发工作,很容易被推定为侵犯了原单位的商业秘密,除非能够证明涉案技术信息已经为公众所知悉或者自行开发研制[31]获得。

 

在加强商业秘密保护的司法导向下,最高人民法院进一步拓展了第三十二条的适用。

 

1. 举证责任转移制度溯及既往

 

最高人民法院在“可调节式溜冰鞋”[32]技术秘密案中认定,举证责任转移制度适用于2019年修法前的行为,理由为:

 

(1)举证责任转移在一定程度上减轻商业秘密权利人的维权困难,属于《立法法》第一百零四条[33]为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益可以溯及既往的例外情形。

(2)第三十二条兼具实体法和程序法规范性质,举证责任分配属于程序法规范范畴,按照“程序从新”原则,对于正在审理的民事案件,可以依法适用该条款规定。

(3)对于因2019年修法前的侵权行为,依法适用第三十二条的规定,体现了加强商业秘密司法保护,减轻权利人举证负担,降低维权成本的司法导向。

 

2. 推定侵权

 

在“新能源汽车底盘”技术秘密案中,最高人民法院指出,对于此种以多名曾接触或者掌握涉案技术秘密的员工短时间内集中从原单位离职并入职新公司为表现形式的有组织、有计划的行为,如果被诉侵权人即新公司在明显短于独立研发所需合理时间内即生产出与涉案技术秘密相关的产品,而被诉侵权人有渠道或者机会获取涉案技术秘密,此时因侵权可能性极大,应当进一步减轻技术秘密权利人对于侵害技术秘密行为的证明负担。此时,可以直接推定被诉侵权人实施了侵害权利人技术秘密的行为。被诉侵权人否认其实施侵害技术秘密行为的,应当提供证据予以反驳,否则,一般应认定被诉侵权人构成侵害技术秘密。

 

按照该判决的观点,“多名技术人员有组织有计划跳槽”+“明显短于独立研发所需合理时间内生产出相关产品”可直接推定侵权。

 

结 语

 

最高人民法院近年来通过一系列的判决对商业秘密侵权判定“五要件说”进行了彻底的改造,包括:强调秘密性与新颖性的区别导致被告证明涉案信息已经为公众所知悉的难度加大;违反法定保密义务和默示保密义务构成侵犯商业秘密表明权利人“采取相应的保密措施”的要求明显降低;消极使用意味着不再考虑技术对比是否“相同或者实质性相同”;举证责任转移制度溯及既往,在法律规定的基础上个案探索进一步降低原告举证负担。该等情形一定程度上体现出法院对商业秘密强保护的司法导向,最高人民法院在2011年及2012年知识产权案件年度报告中发布的观点已经被新的个案判决所扬弃。

 

最高人民法院2024年12月31日发布的《关于以高质量审判服务保障科技创新的意见》指出:依法处理科技人员“跳槽”引发的纠纷案件,妥善处理商业秘密保护与科技人员合理流动的关系,在依法保护商业秘密的同时,维护好科技人员就业创业合法权益。而前述指导意见具体在个案中如何执行及平衡尚有待于进一步的观察。

 

 注释 

[1]《反不正当竞争法》第九条第四款:本法所称的商业秘密,是指不为公众所知悉、具有商业价值并经权利人采取相应保密措施的技术信息、经营信息等商业信息。

[2]《反不正当竞争法》第三十二条第二款第(一)项:有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密,其使用的信息与该商业秘密实质上相同。

[3]《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第三条:权利人请求保护的信息在被诉侵权行为发生时不为所属领域的相关人员普遍知悉和容易获得的,人民法院应当认定为反不正当竞争法第九条第四款所称的不为公众所知悉。

[4]《专利法》第二十二条第二款:新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

[5]依据《专利法》第二十二条第二款,在先的专利申请虽然没有公开仍然处于秘密状态,但仍然可以作为对比文件破坏在后申请专利的新颖性。

[6]最高人民法院(2022)最高法知民终2501号民事判决书。

[7]国家知识产权局第51851号专利无效宣告审查决定。

[8]苏州市中级人民法院(2021)苏05民初66号民事判决书。

[9]《专利法》第十三条第一款第(三)项:专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造,是指:(三)退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的,与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。

[10]苏州市中级人民法院(2023)苏05民初1411号民事判决书。该案说明专利被宣告无效后也不影响提起专利权属诉讼。主张专利权属的依据可以是侵犯商业秘密也可以是职务发明创造,当事人可以择一行使。

[11]《专利法》第二十二条第三款:创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。 

[12]最高人民法院(2023)最高法知民终1566号民事判决书。

[13]苏州市中级人民法院(2022)苏05民初447号民事判决书。

[14]《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第四条第一款第(二)项:具有下列情形之一的,人民法院可以认定有关信息为公众所知悉:该信息仅涉及产品的尺寸、结构、材料、部件的简单组合等内容,所属领域的相关人员通过观察上市产品即可直接获得的。

[15]《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十四条:通过自行开发研制或者反向工程获得被诉侵权信息的,人民法院应当认定不属于反不正当竞争法第九条规定的侵犯商业秘密行为。前款所称的反向工程,是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。被诉侵权人以不正当手段获取权利人的商业秘密后,又以反向工程为由主张未侵犯商业秘密的,人民法院不予支持。

[16]《专利审查指南》第二部分第三章第2.1.2节“公开方式”:现有技术公开方式包括出版物公开、使用公开和以其他方式公开三种,均无地域限制。使用公开的方式包括能够使公众得知其技术内容的制造、使用、销售、进口、交换、馈赠、演示、展出、招标投标等方式。只要通过上述方式使有关技术内容处于公众想得知就能够得知的状态,就构成使用公开,而不取决于是否有公众得知。如果使用公开的是一种产品,即使所使用的产品或者装置需要经过破坏才能够得知其结构和功能,也仍然属于使用公开。

[17]《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十条:当事人根据法律规定或者合同约定所承担的保密义务,人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条第一款所称的保密义务。当事人未在合同中约定保密义务,但根据诚信原则以及合同的性质、目的、缔约过程、交易习惯等,被诉侵权人知道或者应当知道其获取的信息属于权利人的商业秘密的,人民法院应当认定被诉侵权人对其获取的商业秘密承担保密义务。

[18]《公司法》第一百八十条第一款、第二款:董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。董事、监事、高级管理人员对公司负有勤勉义务,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。

[19]《公司法》第一百八十一条第(五)项:董事、监事、高级管理人员不得有下列行为:(五)擅自披露公司秘密。

[20]《民法典》第五百零一条:当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密或者其他应当保密的信息,无论合同是否成立,不得泄露或者不正当地使用;泄露、不正当地使用该商业秘密或者信息,造成对方损失的,应当承担赔偿责任。

[21]《民法典》第五百零九条第二款:当事人应当遵循诚信原则,根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。

[22]《民法典》第五百五十八条:债权债务终止后,当事人应当遵循诚信等原则,根据交易习惯履行通知、协助、保密、旧物回收等义务。

[23]《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十条:当事人根据法律规定或者合同约定所承担的保密义务,人民法院应当认定属于反不正当竞争法第九条第一款所称的保密义务。当事人未在合同中约定保密义务,但根据诚信原则以及合同的性质、目的、缔约过程、交易习惯等,被诉侵权人知道或者应当知道其获取的信息属于权利人的商业秘密的,人民法院应当认定被诉侵权人对其获取的商业秘密承担保密义务。

[24]最高人民法院知识产权案件年度报告(2011),(2011)民申字第122号案。见https://www.court.gov.cn/upload/file/2012/04/19/15/P020120419570944867559.doc

[25]最高人民法院知识产权案件年度报告(2012),(2012)民监字第253号案。见https://www.court.gov.cn/zixun/xiangqing/5299.html

[26]最高人民法院(2020)最高法知民终621号民事判决书。

[27]石家庄市中级人民法院(2018)冀01民初936号民事判决书。

[28]最高人民法院(2022)最高法知民终26号民事判决书。

[29]最高人民法院(2023)最高法知民终1590号民事判决书。

[30]《反不正当竞争法》第三十二条:在侵犯商业秘密的民事审判程序中,商业秘密权利人提供初步证据,证明其已经对所主张的商业秘密采取保密措施,且合理表明商业秘密被侵犯,涉嫌侵权人应当证明权利人所主张的商业秘密不属于本法规定的商业秘密。商业秘密权利人提供初步证据合理表明商业秘密被侵犯,且提供以下证据之一的,涉嫌侵权人应当证明其不存在侵犯商业秘密的行为:(一)有证据表明涉嫌侵权人有渠道或者机会获取商业秘密,且其使用的信息与该商业秘密实质上相同;(二)有证据表明商业秘密已经被涉嫌侵权人披露、使用或者有被披露、使用的风险;(三)有其他证据表明商业秘密被涉嫌侵权人侵犯。

[31]《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第十四条:通过自行开发研制或者反向工程获得被诉侵权信息的,人民法院应当认定不属于反不正当竞争法第九条规定的侵犯商业秘密行为。前款所称的反向工程,是指通过技术手段对从公开渠道取得的产品进行拆卸、测绘、分析等而获得该产品的有关技术信息。被诉侵权人以不正当手段获取权利人的商业秘密后,又以反向工程为由主张未侵犯商业秘密的,人民法院不予支持。

[32]最高人民法院(2022)最高法知民终1981号民事判决书。

[33]《立法法》第一百零四条:法律、行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章不溯及既往,但为了更好地保护公民、法人和其他组织的权利和利益而作的特别规定除外。

 

 

 

微信公众号 ×

使用“扫一扫”即可添加关注