引言
2018年12月28日最高院改判“优衣库”商标案，最高院认为再审两被申请人囤积商标、意图高价转让未果后恶意诉讼属于借用司法资源以商标权谋取不正当利益之行为，最终，最高院撤销一审二审判决，驳回原审两原告的全部诉讼请求。因为该案件是“不以使用为目的的恶意商标注册申请”典型案例，在商标法修改后，又使其再次成为关注热点，而对此种囤积式商标申请作出法律禁止性规定，也正是本次商标法第四条修改的原因所在。
案件简介
2014年，广州市指南针会展服务有限公司（简称“指南针公司”）、广州中唯企业管理咨询服务有限公司（简称“中唯公司”）以第10619071“
”商标（简称“涉案商标”）所有人名义向在优衣库商贸有限公司（简称“优衣库公司”）提起商标侵权诉讼，在诉讼案件中法院查明，指南针公司、中唯公司超出经营范围，非以使用为目的且无正当理由，大量申请注册并囤积包括涉案商标在内的注册商标2600余件，此外，中唯公司曾在其关联经营的华唯商标转让网上公开出售涉案商标，并向优衣库公司提出涉案商标转让费800万元。在未能成功转让涉案注册商标之后，即分别以优衣库公司及其各自门店侵害该商标专用权为由，就基本相同的事实展开系列诉讼，指南针公司、中唯公司利用优衣库公司门店众多的特点，形成全国范围内的批量诉讼。该涉案商标侵权案件经历一审、二审、再审，成为上述所提到的2018年12月28日最高院改判“优衣库”商标案。
在应对多起商标侵权诉讼同时，优衣库公司也使用行政手段积极救济自己的权利。2014年，优衣库公司因为对G1133303号商标领土延伸申请于中国的申请被商标局驳回，优衣库公司即开始使用商标行政手段寻求对自己权利的救济，就涉案注册商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称“商评委”）提出了无效宣告，2016年1月，商评委认为指南针公司、中唯公司未构成商标法第四十一条第一款所指“以其他不正当手段取得注册”的情形，裁定维持涉案商标注册。2017年，北京知产法院在该案无效裁定行政诉讼中，认定指南针公司、中唯公司行为属于商标转让、恶意诉讼等手段实现商标牟利，其行为严重扰乱了商标注册秩序、损害了公共利益并不正当的占用了社会公共资源，构成《商标法》所规定的“以其他不正当手段取得注册”的情形，故判令商标评审委员会重新作出决定。最终该涉案商标经过2017年二审维持原判，2018年1月商标委对涉案商标进行无效宣告。
随着该涉案商标被宣告无效，涉案商标侵权诉讼案件失去了权利基础，2018年12月最高院也判决驳回指南针公司、中唯公司全部诉讼请求。
涉案第10619071号商标行政诉讼和侵权诉讼流程图如下：
商标法第四条修改
必要性与针对性
优衣库案件涉案商标无效申请审理阶段发生在2015年至2016年1月，当时的《商标审查及审理标准》1第六部分“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册审理标准”引言规定：“申请商标注册应当遵守诚实信用原则，不得以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册，也不得基于进行不正当竞争、牟取不正当利益的目的，恶意进行注册。”因为无效案件审理过程中，指南针公司、中唯公司提交了有关涉案商标使用情况的证据，而优衣库公司并未提交大量使用“UL”商标的证据，2016年1月商评委难以认定涉案商标注册行为扰乱了正常的商标注册管理秩序并有损于公平竞争的市场秩序，作出认为涉案商标不构成“以其他不正当手段取得注册”的裁定。
2016年12月最新修订的《商标审查及审理标准》2进行了修改，第六部分“以欺骗手段或者其他不正当手段取得商标注册审理标准”引言中明确规定：“申请商标注册应当遵守诚实信用原则，不得以弄虚作假的手段欺骗商标行政主管机关取得注册，也不得以扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者其他不正当方式谋取不正当利益等其他不正当手段取得注册。”
《商标审查及审理标准》修改后，商标评审委员所作出的无效宣告以及异议案件的裁定中，越来越多没有真实使用目的，无正当理由大量囤积商标，谋取不正当利益的，均适用《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的个案认定。
商标是识别商品或者服务来源的标志，使用应是商标产生价值的唯一途径。我国商标注册的“申请在先”原则，为抢注者提供了可趁之机，大量以销售为目的囤积注册商标的恶意申请注册出现，该种行为会扰乱商标注册市场平衡进而损害多数商标申请人的利益。商标恶意注册囤积行为近年来呈愈演愈烈之势，2018年更曝出某公司在一周内申请几千甚至几万件商标的新闻，商标高价买卖、恶意诉讼已经成为一种盈利模式，大量商标资源无法发挥正确有效的市场价值，严重伤害国家的知识产权建设发展。虽然在先权利人或利害关系人可以通过异议或无效程序主张自己权利，但如同优衣库案的个案认定情况一样，不但加大相关权利人维权成本，并且费时耗力也未必取得乐观结果。适用《商标法》第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的个案认定已经不能满足“遏制”日趋严峻的恶意囤积情况，加强商标申请源头核查工作是应对恶意申请、囤积注册的行为有效阻却手段，将会有利于打击实愈演愈烈的该等不符合商标使用价值的申请行为。
商标法第四条修改涉及
内容及影响
2019年4月23日，第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议决定对《商标法》3作出修改。此次修改内容主要针对规制恶意申请、囤积注册的行为，修改后商标法中规制恶意注册条款如下表所示：
|
修改前《商标法》 |
修改后《商标法》 |
|
第四条第一款 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。
|
第四条第一款 自然人、法人或者其他组织在生产经营活动中，对其商品或者服务需要取得商标专用权的，应当向商标局申请商标注册。不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回。 |
|
第十九条第三款 商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。 |
第十九条第三款 商标代理机构知道或者应当知道委托人申请注册的商标属于本法第四条、第十五条和第三十二条规定情形的，不得接受其委托。 |
|
第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。 |
第三十三条 对初步审定公告的商标，自公告之日起三个月内，在先权利人、利害关系人认为违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的，或者任何人认为违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，可以向商标局提出异议。公告期满无异议的，予以核准注册，发给商标注册证，并予公告。 |
|
第四十四条 已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。 |
第四十四条第一款 已经注册的商标，违反本法第四条、第十条、第十一条、第十二条、第十九条第四款规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。
|
（编者注：红色字体为新增加）
修改前的《商标法》第四条并非商标法第三十三条、第四十四条第一款、第四十五条第一款所规定的可提出异议或无效宣告的绝对理由条款4。也就是说，在此次修改之前，申请人不能直接依据商标法第四条提出商标异议或商标无效宣告，商标行政管理机关也不能援引商标法第四条作为驳回商标申请或宣告商标无效的理由。
新修改的《商标法》在第三十三条第一款和第四十四条第一款的异议和无效程序性规定中将第四条和第十条、第十一条、第十二条放在一起，规定任何人认为违反三十三和四十四条规定，均可提出异议和无效宣告。所以修改后的第四条所规定情形应属于绝对理由条款，即申请人可以直接依据商标法第四条提出商标异议或商标无效宣告，商标行政管理机关可以援引商标法第四条作为驳回商标申请或宣告商标无效的理由。
如何认定“不以使用为目的恶意商标注册申请”
1.司法机关角度
在适用新《商标法》第四条第一款“不以使用为目的的恶意商标注册申请，应当予以驳回”的新规定时应当同时满足“不以使用为目的”和“恶意”两个条件。对于此条，北京市高级人民法院知识产权庭颁布《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》5（简称“《北高审理指南》”）的7.1条对商标法第四条适用进行了列举式说明，包括：（1）申请注册与不同主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；（2）申请注册与同一主体具有一定知名度或者较强显著特征的商标相同或者近似的商标，且情节严重的；（3）申请注册与他人除商标外的其他商业标识相同或者近似的商标，且情节严重的；（4）申请注册与具有一定知名度的地名、景点名称、建筑物名称等相同或者近似的商标，且情节严重的；（5）大量申请注册商标，且缺乏正当理由的。前述商标申请人主张具有真实使用意图，但未提交证据证明的，不予支持。
在《北京高院审理指南》中，并没有对“情节严重”进行具体的解释，笔者认为，如果按照第四条修改的立法初衷是为了遏制“恶意申请、囤积注册的行为”，那么商标确权行政诉讼案件中“情节严重”的判断标准应是以判定以确定是否“囤积”为前提。否则，第四条和第四十四条“以其他不正当手段”认定情形出现重复性规定。
2. 行政管理机关角度
国家知识产权局作为独立的行政授权机关，应不会使用《北京高院审理指南》对商标注册申请和行政审理进行审查。商标法修改正式实施后即2019年11月1日起，商标审查部门、商标评审部门会采用何种标准判断一件商标注册申请是“不以使用为目的”的恶意注册，对于普通的商标申请行为，怎样证明其“使用目的”，以及如何判断其是否属于“恶意商标注册申请”，企业的防御注册的申请行为是否会面临违反第四条面临驳回风险，如何区别“善意”和“恶意”，上述诸多问题还需修改等待《商标法实施条例》和《商标审查及审理标准》对第四条第一款进行进一步详细规定。
综上，商标法第四条的修改将加大商标申请源头核查工作，加强商标局在商标申请中对恶意申请、囤积注册行为主动判断和控制，有利于在商标初始阶段遏制此种不符合商标本质价值的申请。对于目前向优衣库公司一样的国内或国外经营实体，如果正在应对或已经遇到恶意商标注册人“敲诈式转让商标”的情况，在修改商标法以后，可以直接依据商标法第四条提出商标异议或商标无效宣告，并同时使用多种商标策略维护自己应得的商标权益。
注释：
1：《 商标审查及审理标准》中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会2005年12月31日。
2：《商标审查及审理标准》中华人民共和国国家工商行政管理总局（商标局 商标评审委员会）2016年12月。
3：中华人民共和国商标法（2019年修订）2019年4月23日。
4：绝对理由是指商标申请违反了商标法中禁止注册的情形或者商标申请违反了法律规定的显著性条件，商标局因此而作出的驳回绝对禁止性条款包括商标法第十条、十一条、十二条、十三条。
5：《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》北京市高级人民法院知识产权庭2019年4月24日。
